三、美国知识产权侵权纠纷中Laches抗辩的适用

关于Laches抗辩在知识产权侵权纠纷中的适用，因为有相应的国会立法规定了知识产权侵权纠纷的救济方式、抗辩方式，甚至诉讼时效，问题就变得较为复杂。根据《美国法典》（U.S. Code）第35章专利法部分相关条款35 U.S. Code § 286，专利侵权的诉讼时效为6年。另外，根据《美国法典》第17章版权法部分相关条款17 U.S. Code § 507(b)，版权侵权的诉讼时效为3年。那么，问题就出现了，针对版权和专利侵权纠纷，在相关立法已经规定了Statutory limitation的情况下，Laches是否仍旧适用？针对这个问题，美国联邦最高法院的两个判决最终明确作为司法原则的Laches和作为国会立法的Statutory limitations竞合时，应该适用后者。现在让我们详细了解一下这两个案例：

(1) 版权（Copyright）侵权：Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer (2014)

根据美国版权法条款17 U.S. Code § 507(b)，本条款只允许在诉权产生三年之内提起的民事诉讼（No civil action shall be maintained under the provisions of this title unless it is commenced within three years after the claim accrued）。此外，根据Separate-accrual rule（独立权责发生规则），如果侵权行为是连续的，那么每个单独的侵权行为对应单独的诉讼时效，即原告的诉讼时效可以相应后延。

在Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 572 U.S. 663 (2014)一案（下称MGM案）中，美国联邦最高法院讨论了Laches原理在版权诉讼中的适用问题。本案中，原告Petrella于1991年通过行使Right of renewal的方式继承了其父1978年之前创作的作品的版权，并且被告MGM公司基于该作品拍摄的电影《愤怒的公牛》侵犯了涉案版权。原告于1998年便通过律师告知MGM公司侵权事实，并且此后若干年双方经过了若干谈判（MGM公司否认涉案版权的有效性）、甚至原告多次威胁起诉，但是直到2009年1月6日原告才正式起诉MGM公司，原告仅主张在2006年1月6日之后的金钱损失及衡平法救济（monetary and injunctive relief limited to acts of infringement occurring on or after January 6, 2006，p2）。被告MGM公司以Laches作为抗辩，主张原告长达18年的延迟是不合理的，并且对被告造成了损害。加州中部联邦地区法院（United States District Court for the Central District of California）和第九巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the 9th Circuit）都支持被告的主张，加州中部联邦地区法院认为被告MGM公司因相关投资遭受了期待性损害，而第九巡回上诉法院进一步认为原告之所以延迟起诉是因为在此期间MGM公司的电影并没有盈利，因此原告无权提起诉讼。最后，本案上诉到了联邦最高法院，后者于2014年判决推翻了下级法院的判决，明确在版权诉讼中，Laches不能作为阻止原告请求侵权损害（Damages）的抗辩。联邦最高法院的理由简述如下：  

a.针对17 U. S. C. §504(b)规定的普通法救济（Legal relief）

联邦最高法院认为第九巡回上诉法院错误的地方在于其没有认识到17 U.S. Code § 507(b)已经考虑到了怠于起诉的问题，因为原告只能在侵权行为发生后三年之内主张救济，超过三年，原告即无权主张救济了。因此被告在3年之前的侵权获利无需返还给原告（p11）。

此外，联邦最高法院指出Laches作为一种衡平法抗辩，它仅仅适用于制定法没有规定之情形（p12），因此如果国会立法已经明确规定诉讼时效，Laches就不再适用。因此，不能用Laches作为抗辩来阻止原告请求Legal relief的主张（p13）。   

b.针对17 U. S. C. §502(a)规定的衡平法救济（Equitable relief）

联邦最高法院进一步指出，17 U.S. Code § 507(b)允许版权人延迟诉讼，直到他认为值得这样做为止，虽然他因此失去了主张侵权人3年之前侵权行为造成的损害赔偿的权利，但是他申请预期的禁制令（Prospective injunctive relief）的权利并未改变（p17）。   

此外，除非特别的情况会导致被告承受不公正的困难（Unjust hardship，比如Chirco v. Crosswinds Communities, Inc., 474 F. 3d 227中，原告主张将被告的侵权建筑完全拆毁）时，不应该以Laches为由完全拒绝原告主张的衡平法救济。在本案中，原告主张的衡平法救济包括追缴非法所得及停止侵权行为（disgorgement of unjust gains and an injunction against future infringement），并非Chirco v. Crosswinds Communities, Inc中那么极端的请求，因此联邦最高法院认为不应该直接就拒绝。当然，联邦最高法院也同意地区法院在衡量给予原告合适的衡平法救济时，也应该把原告的延迟作为一个考量因素（见p21），符合17 U.S. Code § 502(a)规定的“合理性”要求。同时，如果原告通过故意误导行为让侵权人以为原告不会发起诉讼，而侵权人因此依赖于这种误导性行为，那么这个时候被告仍旧可以通过衡平法下的禁反言原理（Doctrine of estoppel）来进行抗辩（见p19）。 

(2) 专利（Patent）侵权: SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC (2017)

和版权类似，根据美国专利法条款35 U.S. Code § 286，除非法律特别规定，针对在提起专利侵权诉讼（或反诉）时六年前的侵权行为不能获得救济（Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action）。

在SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 580 U. S. ____ (2017)一案中，联邦最高法院进一步讨论了Laches在专利侵权诉讼中的适用问题。在本案中，原告SCA在2003年便注意到被告First Quality侵犯其名为Absorbent pants-type diaper的专利（美国专利号US-6375646-B1），原告当年即告知被告侵权事实，被告回应它自己的专利要早于原告的专利，2004年原告去美国专利及商标局（USPTO）申请了专利再审查（re-examination）, 2007年USPTO确定了原告专利的有效性。原告在2010年对被告发起了诉讼。本案和MGM案类似，在西肯塔基联邦地区法院（United States District Court for the Western District of Kentucky）和联邦巡回区上诉法院（United States Court of Appeals, Federal Circuit），两级法院虽然考虑了最高法在MGM一案的判决，但都支持被告Laches的抗辩，原告上诉到联邦最高法院，后者推翻了下级法院判决，明确MGM一案针对Laches在版权侵权纠纷中的适用原则同样适用于专利侵权纠纷，即Laches不能作为根据35 U.S. Code § 286提起的诉讼的抗辩理由。       

联邦最高法院认为，沿着MGM一案的思路，35 U.S. Code § 286即表明专利权人有权主张提起诉讼之日之前6年内的侵权损害赔偿（见判决书p6）。联邦巡回区上诉法院认为虽然35 U.S. Code § 286规定了6年的时效，但是根据该条款中“除非法律特别规定Except as otherwise provided by law”及35 U.S. Code § 282(b), Laches作为一种Defense已经属于立法了（被告主张35 U.S. Code § 282(b)(1)中的Unenforceability的抗辩包含Laches）。但是联邦最高法院反驳了这个观点，联邦最高法院认为，将35 U.S. Code § 282(b)解释为国会立法将针对专利侵权损害赔偿的诉讼时效（statute of limitations for damages）和针对损害赔偿的Laches条款（a laches provision applicable to a damages claim）同时作为立法规定是非常奇怪的（见判决书p9），因此不同意联邦巡回区上诉法院关于Laches已经属于国会立法内容的主张。  

(3) 商标（Trademark）侵权

美国国会立法并没有针对所有纠纷都规定诉讼时效，和以上所讨论的版权和专利侵权不同，针对商标侵权，并没有类似的国会立法规定诉讼时效（有的州立法可能有规定），相反，根据美国商标法Lanham Act相关条款15 U. S. C. §1115(b)(9)，针对商标侵权的指控，衡平法原则，包括Laches, Estoppel以及Acquiescence, 都可作为被告的抗辩，因此，涉及到商标侵权怠于起诉的原告，被告仍旧可以利用Laches作为抗辩。

3. 结论及对中国企业的启示

综上所述，在美国版权和专利侵权纠纷中，联邦最高法院明确国会立法规定的诉讼时效优先于衡平法Laches原则，即权利人可以自主选择提起诉讼的时间，主张起诉之前一定时间内的损害赔偿，被告无权以Laches原则作为抗辩。但是，需要注意，在商标侵权（也包括Trade dress）纠纷中，因为没有国会立法规定诉讼时效，故Laches抗辩仍旧适用。

因此，作为中国企业如果考虑在美国针对侵犯其美国专利或版权的实体或个人提起诉讼，即便已经通过律师函等形式告知侵权人侵权事实，鉴于美国进行诉讼的高额成本，不必着急起诉侵权人，原告有充足的时间进行诉讼成本收益分析，等待一个更好的时机起诉对方。需要注意美国专利侵权纠纷的诉讼时效为6年，而版权侵权纠纷诉讼时效为3年，即法律仅仅保护权利人提起诉讼一段时间内的权益，一旦超过这个时间，法律就不再认可权利人的权益。

最后，需要注意，根据MGM一案，针对原告的怠于起诉，衡平法抗辩并没有被完全否定，法院在衡量原告的救济时，仍旧会考虑一些衡平法原则，根据被告的具体情形，适度减少或调整原告的救济。中国企业要注意切勿向侵权人发送明确的表示不会对侵权人发起诉讼的信号或沟通，以免因误导侵权人而导致其诉权被否定。